계속출원과 분할출원

 

안녕하세요~!!

 

이번 포스팅에서는 계속출원(Continuation application)과 분할출원 (Divisional application)에 대해서 알아보려고 합니다. 계속출원과 분할출원은 매우 유사한 제도인 듯 보이지만 분명한 차이점이 있으며, 계속출원은 미국에만 있는 제도로 타 국가에서는 보통 분할출원만 가능합니다.

계속출원이란?

 - 정의: 원출원, 즉 모출원 (original application/parent application)의 출원일을 인정 받으면서 모출원의 청구항에 기재된 발명을 위하여 별도로 출원되는 정규 출원을 말합니다.

 - 기한: 계속출원을 할 수 있는 기한은 모출원이 포기되거나 등록되기 전까지입니다. 모출원과 동시 계속(conpendency)여야 함을 의미합니다.  '등록되기 전'이기때문에 등록료 납부 이후에도 계속출원이 가능하긴 하지만 일반적으로는 등록료 납부 기한일은 계속/분할 출원의 마감일과 동일하게 봅니다.

 - 범위: 특허 명세서나 도면에는 기재되었지만 청구항에는 기재되지 않은 내용을 계속출원을 통하여 발명의 범위를 넓히는 것이 가능합니다. 이때 모출원에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하는 것은 불가능합니다.

- 기능: ① 모출원의 출원일을 발명일로 확보할 수 있습니다. ② 모출원 거절에 대한 대응으로 선택할 수 있습니다. 즉, 모출원의 청구범위를 좁혀 일단 등록받고, 추후 계속출원을 통해 더 넓은 청구범위에 대해서 다퉈보는 것입니다.

 - 발명자: 적어도 한 명 이상의 발명자가 모출원과 동일해야 합니다. 모출원의 발명자와 모두 동일하다면 모출원 당시 제출했던 A&D서류를 제출하면 됩니다.

 - IDS:  모출원에서 제출해던 IDS는 모두 계속출원시 제출하면 됩니다.

 

부분계속출원(continuation-in-part application, CIP)

 - 일반적인 계속출원과 달리, 부분계속출원은 모출원에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가할 수 있다는 점이 가장 큰 차이점입니다. 

 - 모출원과 동일한 내용에 대해서는 모출원의 출원일이 인정되며, 추가된 새로운 내용은 부분계속출원의 출원일이 인정됩니다.

 - 기한 등 기타 사항에 대한 특징은 계속출원과 동일합니다.

 

Bypass continuation application

 - bypass 출원은 지금까지 알아본 계속 출원과는 성질이 다르며, PCT국제출원이 미국에 진입할 수 있는 두가지 방법 중 하나의 옵션에 속합니다.

 - 일반적으로 PCT국제출원은 다른 국가들과 마찬가지로 국내단계진입출원을 해야하지만 bypass continuation application 을 이용하여 미국 출원하는 것도 가능합니다. 

 - 일반적인 국내단계진입과의 차이점은, 국내단계진입의 경우 자진보정을 통해 명세서, 도면, 청구항의  번역상의 수정만 허용되는 반명, bypass의 경우 이러한 수정 뿐 아니라 신규사항을 추가하는 것까지 허용됩니다.

 - 미국의 조기심사 절차, Track one신청이 가능합니다. PCT출원이 국내진입출원할 경우 이 조기심사 절차의 이용이 불가능합니다.

 - 한정요구의 기준이 다릅니다. 국내단계진입-정규출원의 경우 다소 모호한 기준에 의해서 일발명이 결정되나, PCT의 경우 더 명확한 기준을 가지므로 한정요구에 의해서 분할출원을 하고자 하는 경우에는 bypass가 더 유리할 수 있겠습니다. 

 - 국제출원과 동시 계속 (conpendency)하며 적어도 한 명 이상의 발명자가 동일할 것

 - 우선권 서류, PCT제출 서류를 제출해야 합니다.

 

잠수함 특허 (submarine patent)

 - 이 계속 출원 제도를 활용한 예로, 잠수함 특허를 들 수 있습니다.

 - 잠수함 특허란, 계속출원 제도를 이용하여 출원인이 고의로 특허의 등록을 지연시키다가, 시장에 상품이 널리 보급된 시점에서야 어느 순간 특허를 등록받아 이미 해당 상품을 생산 사용하고있는 기업을 상대로 특허권리침해 소송 등을 통해 막대한 로열티를 챙기는 방식을 말합니다. 

 - 바코드 기술에 대한 특허로 약 1000여개 업체로부터 막대한 특허료를 챙긴 레멜스로부터 이 잠수함 특허라는 말이 생겼습니다

 

분할출원이란?

- 계속출원과 비슷하면서도 다른 개념으로, 분할 출원이 있습니다.

- 계속출원은 미국특허법에만 있는 제도이기 때문에, 미국 특허법상의 분할 출원과 비교해 보겠습니다.

- 정의 : 모출원에 대하여 2개 이상의 출원으로 분할하여 출원하는 것. 

 기본적으로 하나의 특허에는 하나의 발명만 포함되어야 하기 때문에 2개 이상의 발명이 포함되어 있을 경우 한정요구(RR)거절이 발생한다는 점을 앞선 포스팅에서 설명했었습니다.

 - 이런경우 한정요구에 대한 답변으로 하나의 발명을 선택한 후 모출원의 출원일을 인정받으면서 나머지 발명을 또 하나의 특허로 출원할 수 있습니다. 

 - 기한: 계속출원과 마찬가지로 모출원과 동시계속 (copendency)하여야 합니다. 즉, 모출원의 등록이나 포기 전, 일반적으로 등록료 납부 기한일 전에 정규출원해야 합니다.

 - 출원인의 의사로 분할출원할 경우 모출원과 분할출원 대상의 발명이 특허될만한 정도로 다른지 확인해야 합니다.

 - 한정요구에 의해 선택되지 않은 발명을 분할출원할 경우 이중특허 (double patenting)을 염려하지 않고 분할 출원하는 것이 가능합니다. 

 - 모출원의 발명을 분할하여 출원하는것인 만큼 신규 사항을 추가하는 것은 가능합니다.

 - 계속출원과 분할출원의 존속만료기한은 모출원의 출원일로부터 기산되므로 모출원과 동일합니다.