해외출원을 해보자(6) - 심사청구

이번 포스팅에서는 미국 외 다른 국가들에서의 출원과 심사 청구에 대해 알아보려고 합니다.

 

심사청구란?

 

미국을 제외한 기타 국가에서, 특허를 출원할 때 심사를 받을지 말지를 선택할 수 있는 제도입니다. 다시 말하자면, 특허 출원 시 심사를 받지 않을 수도 있습니다. 이는 한국 특허청(KIPO)에 국내 출원 시에도 마찬가지인데, 실제로 많은 출원인들이 특허권을 방어할 목적, 시장 변화에 대해 대응하기 위해 추후 청구항을 적절히 수정하기 위한 목적 등으로 출원을 먼저 진행하지만 심사는 나중에 받는 전략을 취하고 있습니다.

 

국내 특허, 즉 한국 특허의 경우 출원 시 심사 청구를 하지 않을 경우 출원일로부터 최대 5년까지 심사를 받지 않고 출원 상태를 유지하는 것이 가능합니다.

 

일본의 경우, 우선권 출원일이 아닌 일본 출원일로부터 3년, PCT출원의 국내단계진입일 경우 PCT국제출원일로부터 3년 이내에 심사청구를 할 수 있습니다.

 

중국의 경우, 우선권 출원일로부터 3년 이내에 심사청구를 해야합니다. PCT출원의 경우에도 PCT국제출원일이 아닌 우선권 출원일로부터 3년으로 기산하기 때문에 PCT출원의 국내단계진입을 기한일에 맞춰서 진행한다면, (우선일로부터 30개월) 중국 출원 이후 심사청구를 해야하는 기한이 6개월밖에 남지 않을 수도 있겠네요. 하지만, 중국의 경우 심사청구 기한을 놓치더라도 2개월 이내라면 가산료를 지불하고 심사청구를 할 수도 있습니다.

 

유럽의 경우, 유럽에 속한 여러 국가에 개별로 출원하는 것이 아닌, 유럽 특허청(EPO)에 출원하는 것으로 많은 국가에서 효력을 미치는 특허를 획득할 수 있습니다. 1978년 이후, EPO에 출원하여 유럽특허조약(EPC) 가입국가 중 일부 또는 가입국 전체를 선택하여 특허권을 보호받을 수 있게 되었습니다. 일반적으로 3개 국가 이상의 유럽 국가에서 특허권을 획득하고자 한다면, 개별국에 각각 출원하는 것보다 비용 및 효율성 면에서 유럽 특허로 출원하는 것이 유리합니다.

 

유럽 특허의 경우, 유럽 특허만의 독특한 제도나 특징이 여러가지 있기 때문에 앞으로의 포스팅에서 별도로 다룰 예정이지만, 이번 포스팅에선든 일단 심사청구 이야기로 되돌아가 보도록 하겠습니다.

 

유럽 특허청은 조사국(Search devision) 그리고 심사국(examination devision)이 별도로 구분되어 있다는 특징이 있습니다.

 

EPO출원 시 조사료, 지정료, 심사료를 각각 구분하여 납부하여야 합니다.

 

최초우선일로부터 18개월 후, (EPO출원을 기한일에 맞추어 진행했다면 - 우선일로부터 12개월 - EPO 출원일로부터 6개월에 출원이 공개됩니다. 또, 조사국으로부터 출원 발명에 대한 관련 문헌 목록을 포함한 조사보고서 (Search report)가 발행되는데, 이 조사보고서(Search report) 발행일로부터 6개월 이내가 심사청구를 할 수 있는 기한이 됩니다. 조사보고서 내용에 따라 청구항을 적절히 보정하여 실질 심사를 받기도 합니다. 유럽의 경우 출원 후 등록까지 보통 3년에서 4년이 걸립니다. 

 

미국의 경우, 심사 청구를 나중에 할 수있는 옵션이 없기 때문에 당연히 출원과 동시에 심사 청구를 해야하고, 출원 이후 수개월 이내에 곧바로 심사가 진행되게 됩니다. 

 

 

물론 해외 출원 시 출원과 동시에 심사청구를 할 수도 있지만, 여러 국가에 출원을 진행할 경우 심사 청구를 연기함으로써 여러가지 이점을 얻을 수도 있습니다.

 

첫번째로는 초기비용을 아낄 수 있다는 점 입니다. 특허 출원에 있어 중간 사건이나 등록에 따른 수수료도 물론 발생하지만 가장 많은 비용이 드는 단계는 역시 출원 단계입니다. 출원료, 번역료, 심사청구료 등등의 여러가지 비용이 발생하기 때문이에요. 이러한 초기 비용이 부담 된다면 심사 청구를 연기함으로써 특허 출원의 우선일을 제때 확보하면서 초기 비용의 부담을 덜 수 있겠습니다.

 

두번째로, 미국의 경우는 어차피 심사 청구를 미룰 수 있는 옵션이 없기에 가장 먼저 심사 및 등록을 받게 된다면 불필요한 IDS제출 비용 또한 아낄 수 있을 것입니다. 지난번 미국 IDS제출에 대해서 설명할 때도 언급했지만, 여러 국가에서 동시에 심사를 받을 경우 미국 제외 타 국가에서 OA가 발생할 때마다 해당 OA에서 심사관이 인용한 문헌을 미국 특허청(USPTO)에 IDS로 제출하여야 하는 미국 특허청의 정보 개시 의무가 있음을 유의해야 합니다.  미국에서 먼저 등록을 마치게 된다면 그 이후에 발생하는 OA에 대해서는 정보개시의 의무가 없으므로 다른 국가에서의 심사 청구를 미룬다면 이러한 비용을 줄일 수 있습니다.

 

마지막으로는 그나마 심사 기간이 짧은 미국에서 먼저 등록을 받고, 시장 변화나 미국 심사의 내용을 고려하여 나머지 국가 출원의 청구항을 적절히 추가하여 심사를 받는 전략을 취하는것 역시 가능할 것입니다. 

 

심사청구서(Request for examination) 제출 및 심사 수수료를 납부하여 심사 청구를 할 수 있습니다. 초기비용이 높아지는 것을 감수하더라도 원하는 국가에서 최대한 빠르게 등록을 받고자 한다면, 당연히 출원과 동시에 (at the time of filing) 심사를 청구해야 하겠죠!

 

이러한 복합적인 요소들을 고려하여 특허출원을 하고자 하는 국가들에서의 심사 청구 여부와 시기를 전략적으로 결정해야 할 것입니다.

 

다음 포스팅부터는 다소 복잡한 제도와 특징을 여러가지 가지고 있는 유럽 특허에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 다음 포스팅에서 만나요~!