해외출원을 해보자(4) - Office Action의 종류 : 미국

미국 Office Action (OA)의 종류

 

1.     (Restriction Requirement, RR) 한정요구

미국 중간사건의 종류의 하나로 일반적인 OA(Non-Final Office Action) 전에 발행될 수 있습니다. 심사관이 심사 대상인 특허 출원이 여러 개의 개별 발명 또는 발명 그룹을 포함한다고 판단하면 심사가 어렵기 때문에 출원인이 이러한 그룹 중 하나를 선택하도록 요구할 때 발행됩니다. 다른 일반적인 OA와는 달리 응답 기한이 일반적으로 2개월입니다.

한정요구는 Restriction(한정) 과 species election(선택) 으로 구분됩니다.

Restriction(한정)

하나의 특허에는 하나의 발명만 포함되어야 하기 때문에, Restriction은 하나의 특허에 둘 이상의 발명이 있는 경우 이 중 하나로 발명을 한정하라는 의미입니다. 한정된 발명은 포기하거나 포기할 의사가 없다면 분할출원 하면 됩니다.

Species election(선택)

이 경우는 여러가지 실시예(species)가 있는 경우 이 중 하나를 우선적으로 심사받을 하나의 실시예를 선택하라는 것입니다. 출원인이 여러 실시예 중 하나를 선택하면 그것을 우선적으로 심사하고, 선택된 실시예가 특허를 받을 수 없다고 판단될 경우 나머지 실시예를 고려하지 않고 거절 통지를 합니다. 따라서 실시예를 선택할 때에는 가장 등록 가능성이 높은 실시예를 선택하는 것이 바람직할 것입니다.

 

2.     Non Final Office Action (OA)

가장 일반적인 OA이며 보통 3개월의 응답 기한이 주어집니다. 심사관은 실질적인 심사를 통해 신규성, 진보성, 불명확(기재불비) 등의 거절 이유를 들어 해당 특허가 등록을 받을 수 없음을 통지합니다. 신규성, 진보성 부족의 거절이유의 경우 그 근거가 되는 인용문헌을 함께 제시합니다. 출원인은 응답 기한 3개월 내에 심사관이 주장하는 거절 이유를 반박하거나 해소하는 의견서/보정서를 작성하여 제출하는 것으로 대응합니다.

Non Final Office Action의 대응 마감일은 Late fee를 지불하여 1개월씩 최대 3개월까지 연장 가능합니다. 마감 기한까지 대응하지 않는 경우 출원이 포기될 수 있으므로 주의해야 합니다.

 

3.     Final Office Action (FOA)

출원인의 Non Final Office Action 대응에도 불구하고 심사관이 해당 특허에 대한 거절이유를 그대로 유지하는 경우, 심사관은 최종 거절로서 Final Office Action(이하 FOA) 발행합니다. 하지만 이는 FOA에서 가능한 여러가지 대응 방안에 따라, FOA이후에도 비최종OA, FOA, AA(advisory action) 등 추가적인 OA가 발행될 수 있으므로 FOA라 해서 반드시 심판(APPEAL) 단계로 대응하여야 하는 글자 그대로의 최종 거절을 의미하는 것은 아닙니다.

FOA는 비최종OA와 비교했을 때 보정의 범위가 매우 제한적입니다. FOA에 대한 답변으로 출원인은 거절된 청구항을 삭제하거나, 청구항에 대한 형식적 요건을 충족하도록 보정하거나, 거절된 청구항을 심판에서 보다 나은 형태로 고려되도록 보정하거나, 거절된 청구항을 수용하는 보정할 수 있습니다.

비최종OA와 마찬가지로 3개월의 응답 기한이 주어지며 3개월까지 연장이 가능합니다. 하지만, 비최종OA와 달리 2개월 내 1차적으로 대응하는 것이 유리한데 FOA-대응-AA발행으로 이어질 경우 2개월 내에 답변하였을 때 기한 연장 비용 측면에서 이득을 볼 수 있기 때문입니다.

이 부분에 대해서는 Advisory Action에 대해서 설명하면서 자세히 알아보고, 먼저 FOA에 가능한 대응 방안에는 무엇이 있는지부터 살펴보겠습니다.

1)    After Final OA Response

제한된 범위 내에서 간단한 보정안으로 답변서를 제출하는 방법입니다.

2)    Request for Continued Examination(계속심사청구, 이하 RCE)

FOA시 일반적으로 선택할 수 있는 OPTION입니다. RCE를 제출하게 되면 처음부터 심사가 다시 시작되기 때문에, 비싼 관납료를 지불해야 합니다.

3)    After Final Consideration Pilot 2.0 (이하 AFCP 2.0)

미국 특허청(USPTO)에서 제공하는 파일럿 프로그램으로, 출원인이 FOA를 받은 후 심사관과의 인터뷰를 요청하여 최종 거절에 대해 논의하고 제안된 보정 또는 주장을 제시할 수 있습니다. 이 프로그램은 심사관이 출원 허용으로 이어질 수 있는 추가 보정 및 주장을 고려할 수 있도록 하여 효율성을 높이고 계속 심사 요청(RCE) 제출 횟수를 줄이는 것을 목표로 합니다. RCE가 계속되면 하나의 특허에 대한 심사 기간이 늘어나 특허청의 업무 적체를 야기하기 때문입니다.

AFCP 2.0과 함께 보정안을 제출할 시 원래대로라면 받아 주지 않는 보정이라도 심사관이 3시간 이내 해결할 수 있다고 판단할 경우 제출한 보정안에 기초해 등록가능성을 판단 받을 수 있습니다. 또 등록이 허여되지 않으면 심사관과의 인터뷰를 통해 상세한 이유를 들을 수 있습니다.

AFCP 2.0은 출원인이 심사를 빠르게 진행시키고 RCE 제출과 관련된 추가 비용을 피할 수 있는 유용한 도구입니다.

 

다음 포스팅에서 계속!!