해외 출원을 해보자(1)

 미국 출원을 우선적으로 출원할 시의 이점, 해외 출원 시 일반적으로 소요되는 비용과 기간 등.. 국내 출원과의 차이점!

 

미국 출원을 우선적으로 진행할 시의 이점

 

미국 특허청 USPTO는 세계적으로 최대 규모의 특허 시장인 만큼, 우리나라에서도 해외 출원 시 가장 많은 출원을 진행하는 나라입니다.

 

미국을 포함한 여러 국가에 해외 출원할 경우, 미국 출원을 가장 먼저 진행하는 것이 유리할 수 있는데, 첫번째로는 번역의 용이함, 두번째는 IDS제출비용 절감, 세번째는 가속심사의 가능성 등을 들 수 있겠습니다.

 

번역의 용이

먼저 해외 특허청에 출원을 하기 위해서는 해당 국가의 언어로 작성된 명세서를 제출해야 하는데요. 명세서 번역의 경우 국문 명세서->중문 명세서 혹은 국문 명세서-> 일문 명세서 이런 식으로 국문에서 타국 언어로 직접 번역하기보다는 국문 명세서를 1차적으로 영문 명세서로 번역하는 과정을 거친 다음 그 영문 명세서를 중문, 일문 등 기타 명세서로 번역하는 식으로 진행하게 됩니다. 또한 영문으로 출원 가능한 국가도 많기에 여러 국가에 출원을 진행한다면 기본적으로 영문 번역을 가장 먼저 진행하여야 합니다.

 

IDS제출로 인해 발생하는 비용 절감

두번째로 고려해야할 사항은 IDS비용의 절감입니다.

 

IDS(Information Disclosure Statement), 즉 정보개시의무란, 미국 특허청에서만 운영하고 있는 독특한 제도입니다. 이는 미국 특허 출원의 진행과정 중에서 출원인이 알고 있는 유관 기술들을 정보로서 제공을 할 것을 의무화한 제도로, 미국 외 해외 국가에 출원된 동일 발명의 심사과정에서 알게 된 기술자료들을 ‘IDS’라는 형태로 제출해야 함을 의미합니다.

 

따라서, 미국 특허와 그 외 타국 특허가 심사중일 경우 타국 특허청 심사관이 특허성에 대한 거절이유 및 인용문헌을 포함하여 의견제출통지서를 발행한 경우, 의견제출통지서의 발송일로부터 3개월내에 이 사실을 미국특허청에 고지해야 합니다.

 

이를 위반하여 출원인이 알고 있는 인용 문헌을 미국 특허청에 제출하지 않은 경우, 미국 특허의 심사 과정에서 불이익을 받거나 등록 이후에도 그 권리 행사를 하지 못하게 될 수 있습니다. 그러므로 타국에서 거절이 발생할 때마다, 출원인은 미국 현지 대리인 비용과 국내 대리인 비용, 혹은 등록결정 이후에는 관납료까지 지불하면서 IDS를 제출해야 합니다.

 

그러나, 미국 특허가 등록되어 등록일 이후에 알게 된 문헌에 대해서는 정보 개시의 의무가 사라지게 됩니다. 그러므로 여러 국가의 특허를 출원할 경우 불필요한 IDS의 제출 비용을 줄이기 위해서는 미국 특허를 가장 먼저 등록 받은 다음 기타 국가들의 출원을 진행하는 것이 유리하다 할 수 있겠습니다. 물론 출원인의 사업이 타국에 먼저 진출하여 빠르게 특허를 취득할 필요가 있다거나, 기타 여러가지 출원인의 필요에 따라 미국 특허와 그 외 특허를 함께 진행하는 것 또한 물론 가능하긴 합니다.

 

가속심사 가능

세번째로 취할 수 있는 이점은 가속심사의 가능성입니다. 베트남의 경우 유럽, 미국, 일본, 한국 및 중국 등 주요국가(Large patent offices)에 등록된 패밀리 출원이 있는 경우 해당 등록청구범위와 동일하게 베트남 출원을 보정하여 심사촉진을 시도할 수 있습니다. 하지만 이것은 미국 외 다른 주요국가에 먼저 등록 받은 경우도 가능하며 또한 이러한 가속심사제도를 실시하는 국가가 많지는 않기에, 베트남 출원을 고려하고 있을 시 참고 정도로만 생각하시면 되겠습니다.

 

 

해외 특허 출원에 소요되는 비용과 시간 

또한 미국을 비롯한 해외 특허 출원을 진행하기 전에, 국내 특허에 비해 기본적으로 많은 비용과 시간이 소요된다는 것을 알아 두어야 합니다.

 

자국내에서 특허를 취득할 경우, 국내 대리인 비용 및 국내 특허청 관납료만 지불하면 됩니다. 하지만 해외 특허의 경우 해외 특허청에 출원 업무를 실행해줄 주체인 해외 현지 대리인을 반드시 선임하여야 합니다. 그러면 국내 대리인 비용, 해외 현지 대리인 비용 및 해외 관납료를 출원, 거절대응, 등록 시 모두 지불해야 합니다. 출원 시에 국내 출원때는 발생하지 않았던, 출원 비용 중 꽤 높은 비중을 차지하는 번역료가 발생함은 물론입니다.

 

해외 대리인 비용 및 해외 관납료 자체가 국내 특허에 비해서는 비싼 편인데, 심사 기간마저 길어지면서 그 부담이 커지는 경우가 많습니다.

 

특히 유럽 특허의 경우, 출원일로부터 3년차부터 해당 특허가 등록되었는지와 상관없이, 등록 연차료와 비슷한 개념으로 매년 출원 유지료 또한 납부하여야 합니다. 또 해외 송금 시 발생하는 수수료, 환율 차이로 인해 발생하는 차액, 해외 특허청에 원본 서류를 제출하여야 할 시 발생하는 국제 우편 송달 비용 등 국내 특허 취득 시에는 발생하지 않았던 여러가지 제반 비용이 발생하게 됩니다.

 

심사기간 또한, 앞서 언급하였듯이, 국내 특허의 경우 일반적으로 1년 내외로 등록이 되는 반면, 해외의 경우 국가에 따라 차이는 있으나 최소 1년에서 3~5년 이상 걸리는 경우도 많고 이렇게 심사가 길어지면서 거절을 여러 번 받게 되면 그에 따른 대응 비용도 크게 상승할 수 있는 것입니다.

 

따라서 해외 특허를 진행하고자 하는 출원인이라면 출원하고자 하는 국가에 따라 어느 부분에서 비용이 얼마나 어떻게 발생하는지를 미리 파악하여 자금을 조달할 계획을 세우는 것이 바람직할 것으로 생각됩니다.

 

다음 포스팅부터는 본격적으로 거절이유의 종류 등 미국 특허 제도에 대해서 알아보려고 합니다~! 다음 포스팅에서 만나요!