해외 출원을 해보자(3) - Office Action이란?

Office Action이란?

 

 

방식 심사와 실질 심사

특허를 출원하고 나서 특허의 심사는 일반적으로 방법 심사와 실질 심사의 두 단계로 이루어집니다.

 

방식 심사에는 필요한 서류(명세서, 도면, 발명자 서명 서류 등)이 모두 제출 되었는지 혹은 출원 관련 수수료가 모두 지불되었는지 같은 모든 요구 사항이 충족되었는지 확인하기 위해 특허 출원의 초기 검토라고 볼 수 있습니다. 이 단계에서 심사관은 출원인에게 출원의 결함을 수정하도록 미비 서류를 제출하라거나, 수수료를 지불하라는 등의 보정을 요청할 수 있습니다.

 

방식심사가 끝나면 특허는 실질심사에 진입하게 됩니다. 여기에는 발명이 특허로서의 요건을 갖추었는지, 즉 특허 가능성에 대한 법적 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정하기 위해 출원 특허에 대한 실질적이고 일반적인 진짜 ‘심사’에 해당됩니다.

 

이 심사에서 특허성을 인정받지 못할 경우, 심사관은 그 이유를 출원인에게 통지하게 되며 이것이 바로 중간 사건, Office Action입니다. 우리나라에서는 ‘의견제출통지서’로 발행되며, ‘거절이유통지서’, ‘Examination Report’ 등 각국마다 명칭의 차이가 있기도 하지만 일반적으로 Office Action (이하 OA)이라는 명칭으로 통용됩니다.

 

특허청으로부터 OA가 발생하였다는 통지를 받게 되면, 출원인은 해당 특허청에서 정한 기간 내*에 심사관의 의견에 반박하거나 심사관이 제기한 거절 이유를 해소할 수 있도록 명세서나 청구항을 수정하는 답변서 및 의견서를 제출하여야 합니다. 심사관은 이 답변서 및 의견서를 토대로 특허를 재심사하고, 거절 이유를 모두 해소하였으면 특허를 허여-등록하거나, 새로운 거절이유를 발견하거나 제출한 답변서/의견서가 거절이유를 해소하지 못했다고 판단하면 다시 OA를 발행하게 됩니다.

 

*가장 일반적으로 이 기간은 3개월이 주어지지만, 이는 해당 국가나 OA의 종류에 따라 모두 다릅니다. 수수료를 제출하여 연장이 가능한 경우도 있고 기간 연장이 불가능한 종류의 통지도 있습니다. 기한 및 연장에 관련한 세부 사항은 각 통지마다 모두 다를 수 있기 때문에, 특히 해외출원 진행의 경우, (해외)대리인의 안내에 잘 따르는 것이 좋습니다.

 

출원 이후 거절이 한 번도 발생하지 않고 바로 등록되는 경우도 있긴 하지만, 보통은 1회 이상 OA가 발생하고 그에 대한 의견서/답변서를 제출하여야 합니다. 이 과정을 반복하여 특허의 등록이나 최종 거절을 결정하게 되는 것입니다.

 

특허의 요건

이때 심사의 기준이 되는 특허 요건은 다음과 같습니다.

 

신규성

진보성

산업상 이용가능성

 

신규성은 발명이 새로워야 하며 선행 기술에서 공개되지 않아야 함을 의미합니다. 이는 발명이 특허 출원일 이전에 대중에게 공개, 판매 또는 달리 이용 가능하게 될 수 없음을 의미합니다.

 

진보성은 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 자명하지 않은 것이어야 함을 의미합니다. 즉, 발명품은 해당 분야의 숙련된 사람에게 기대되는 것 이상의 창의성과 혁신성을 포함해야 합니다.

 

산업상 이용 가능성은 종류의 산업 또는 비즈니스에서 만들거나 사용할 수 있어야 함을 말합니다.

 

신규성, 진보성은 특허의 기본 요건으로 모든 국가에서 이를 기반으로 거절 이유를 제시하나 미국을 기준으로 설명하면, 심사관은 위와 같은 특허의 요건들이 부족한지를 검토하여 신규성의 부족(lack of novelty)(102조), 진보성의 부족(lack of inventive step)(103조) 등의 거절 이유를 들어 OA를 발행합니다. 또한 명세서가 발명에 대한 적절한 설명을 제공하지 않는다 거나, 주장이 명확하지 않은 경우 불명료 거절이유 (112조 거절) 의 OA가 발행될 수도 있습니다.

 

1. 신규성 부족 lack of novelty : 102조 거절이유

 

심사관이 하나 이상의 선행 기술 참조를 기반으로 출원에서 청구된 발명이 새롭지 않다고 판단하는 경우 신규성 부족 거절이 발생합니다.

 

신규성 거절의 부족을 극복하기 위해 출원인은 청구된 발명이 선행 기술 문헌과 구별될 수 있거나 선행기술문헌이 청구된 발명의 모든 제한 사항을 공개하지 않는다고 주장해야 할 수 있습니다. 또는 출원인은 선행 기술에서 예상하지 못한 방식으로 발명을 보다 명확하게 정의하기 위해 청구범위를 수정해야 할 수도 있습니다.

 

특허 출원을 제출하기 전에 선행 기술을 철저히 검색하여 발명이 신규하고 선행 기술 참조에 공개되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇게 하지 않으면 신규성이 거부되지 않고 궁극적으로 유효하고 집행 가능한 특허를 얻을 수 없게 됩니다.

 

2. 진보성 부족 lack of inventive step: 103조 거절이유

 

특허법 103조에 따라 발명은 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술을 바탕으로 쉽게 생각해낼 수 있는 것이 아니어야 합니다.

 

103조 거부는 다음과 같은 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.

 

심사관은 발명이 선행 기술 참조의 명백한 변형 또는 조합이므로 진보성이 결여되어 있음을 발견할 수 있습니다.

심사관은 발명이 진정으로 혁신적인 개선이 아니라 단순히 알려진 기술의 일상적인 최적화 또는 수정임을 발견할 수 있습니다.

 

심사관은 발명에서 주장하는 것과 같은 방식으로 선행 기술 참조를 결합하는 것이 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 상식이라고 주장할 수 있습니다.

 

103조 거절이유로 OA가 발행된 경우, 출원인은 청구된 발명이 선행 기술에 비해 자명하지 않다는 것을 보여주는 주장을 제공하거나 청구를 수정하여 대응할 수 있습니다.